Avocat au barreau de Lyon
Droit de la Propriété intellectuelle

LA MARQUE              

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Me Guy NAGEL, chargé d'enseignement en droit du marketing (mars 2010)

Définie à l'article L. 711-1 du CPI, la marque est « un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale ».

 

A titre indicatif, l'article L. 711-1 nous fournit une liste de signes pouvant constituer une marque :

 

-  les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles

-        les signes sonores tels que les sons, les phrases musicales

-        les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse, les formes du produit, de son conditionnement, dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs

 

1 / Les conditions de validité de la marque enregistrée

 

La marque doit être :

-        distinctive

-        non contraire à l'ordre public

-        non déceptive

-        libre

 

Comme pour les autres régimes de propriété industrielle (brevet, dessins et modèles), la « marque » est soumise à un contrôle administratif (lors du dépôt) et à un contrôle judiciaire en cas de procèdure devant le TGI. La nullité de la marque est une défense classique dans un procès en contrefaçon par ailleurs.

 

a) Le caractère distinctif de la marque

 

Une marque, pour être valable, ne doit pas décrire le produit ou le service qui en est le support : si la marque est usuelle, banale ou nécessaire pour présenter le produit ou le service, elle n'est pas valable.

 

Les marques suivantes ont été refusées sur ce critère :

-        bureautique

-        alcootest

-        ticket-restaurant

-        super-glue

-        coutellerie de Savoie

 

Les appelations simplement descriptives doivent rester à la dispositions de tous : dès lors elles ne peuvent faire l'objet de la moindre appropriation privative.

 

Si le nom de la marque est dans une autre langue (Baby-dry pour des couches), cela peut permettre de contourner la difficulté du caractère distinctif. En revanche, cette possibilité est fermée pour les personnes morales de droit public. Par ailleurs, l'usage de la langue anglaise dans un slogan rend pertinent de déposer celui-ci à titre de marque et ce pour éviter l'application de la loi Toubon pour la défense de la langue française.

 

Une marque déposée qui n'est pas descriptive à l'origine peut le devenir si elle devient synonyme pour tel ou tel produit. C'est ce que l'on appelle la dégenerescence de la marque.

 

Ce fut le cas par exemple pour la marque Pina Colada. L'exploitant (la société Bardinet) a négligé de protéger son exclusivité sur le mot en laissant des gens mentionner cette marque à titre d'appelation générique pour un cocktail. Ce qui fut le cas dans :

-        le titre d'un morceau de musique

-        une oeuvre littéraire

-        des recettes de cuisine

-        un site internet consacré aux cocktails

-        les cartes de bars, restaurants...

 

Il est donc nécessaire de s'opposer systèmatiquement à tout usage frauduleux de la marque !

 

Soit par voie judiciaire, soit par tout moyen (voie de presse par exemple, par un rectificatif).

 

Plus rarement, une appelation peut acquérir son caractère distinctif par l'usage qui en est fait (exemple de La Maison du Café).

 

b) La marque ne doit pas être contraire à l'ordre public ni aux bonnes moeurs

 

Pour l'ordre public, en plus des critères habituels (appel à la haine, racisme) l'usage de signes tels que ceux qu'on retrouve sur les drapeaux ou encore la croix rouge est totalement proscrit.

 

Les signes héraldiques sont également interdits.

 

Ont été jugées nulles les marques suivantes :

-        Cirque de Monaco

-        Chanvrette (une feuille de chanvre pour désigner des boissons pétillantes à base de... chanvre !)

 

c) La marque ne doit pas être déceptive

 

Elle ne doit pas induire le consommateur en erreur. Ainsi ont été jugées deceptives la marque « Cobra » pour des bracelets de montre imitant la peau de serpent et « Comme à la maison » pour des confitures industrielles.

 

En revanche, la marque « Rasoir sans lame » n'est pas déceptive. En effet, cette  désignation de fantaisie n'est pas de nature à tromper le public, compte tenu du fait qu'un rasoir, par définition, ne peut être sans lame. Il s'agit d'une simple hyperbole publicitaire.

 

d) La marque doit être libre

 

Il ne faut pas que la marque porte atteinte à des droits antérieurs. Cela recoupe notamment :

 

-        les marques antérieures enregistrées ou notoirement connues

-        les dénominations ou raisons sociales s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public

-        les noms commerciaux ou enseignes connues sur l'ensemble du territoire national s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public

-        les appellations d'origine controlée

-        les droits d'auteur

-        les droits résultant d'un dessin ou d'un modèle protégé

-        les droits de la personnalité d'un tiers et notamment son nom, son pseudonyme ou son image

-        le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale

 

Il faudra donc faire une recherche d'antériorité comme dans les autres branches de la propriété industrielle (brevet, dessins et modèles).

 

2 / L'acquisition de la marque

 

La marque est acquise par dépôt à l'INPI ou au greffe du Tribunal de Commerce du domicile du demandeur.

 

Il faudra remplir un dossier indiquant :

-        l'identification du déposant

-        la marque (représentée graphiquement)

-     les produits ou services auxquels elle s'applique selon les 34 classes de produits et les 11 de services (la classe 38, relative aux télécommunications, est essentielle)

-        payer les redevances

 

Dans les deux mois suivant la publication au BOPI (Bulletin Officielle de la Propriété Industrielle), les titulaires d'une marque antérieurement enregistrée peuvent faire opposition à l'enregistrement de la marque.

 

Suite à cela, la marque est protégée pendant :

-        10 ans

-        renouvelable indéfiniment dans les 6 derniers mois de validité (avec paiement des taxes correspondantes)


Si la marque n'est pas exploitée pendant 5 ans, son propriétaire peut en être déchu. La demande de déchéance relève du TGI et est faite par toute personne intéressée.

 

Si la marque est déposée dans plusieurs classes, la déchéance s'apprécie classe par classe.

 

En revanche si la marque est notoire (Coca-Cola), la non exploitation d'une classe par exemple pendant 5 ans n'entraîne pas sa déchéance.

 

Il vaut mieux au final ratisser large d'entrée de jeu en dépit du coût de base. Cela évitera en cas de développement inattendu de l'entreprise d'avoir à racheter des marques déposées, ce qui s'avérera toujours plus couteux.

 

3 / La protection de la marque

 

Seul l'enregistrement confère une protection quelconque à la marque et ce, pour les produits ou services désignés. C'est à dire que seul le titulaire pourra exploiter la marque mais également la céder ou en conférer des licences d'exploitation.

 

En cas d'atteinte, il pourra agir en contrefaçon et obtenir des sanctions civiles (dommages-intérêts) et pénales (emprisonnement et amende). Le tribunal pourra également ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire de l'établissement contrefacteur. Il peut enfin ordonner la publication au frais du contrefacteur de la décision de condamnation.

 

Par contrefaçon, on entend les reproductions à l'identique de la marque ou des imitations. Dans ce second cas, il faudra examiner s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

 

Par exemple :

 

-        la vache sérieuse est la contrefaçon de la vache qui rit

-        les pages soleil / les pages jaunes

-        Félix le souriceau / Felix the cat

 

Il est à noter que l'exception de parodie ou de caricature utilisée en matière de droit d'auteur est de nul effet en droit des marques.